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服務商標侵權與指示性使用的認定

——以鄧白氏注冊商標專用權行政保護案為例

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發布時間:2021-01-06 09:42 來源:
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編者按
  
2020年12月15日,國家知識產權局發布第一批知識產權行政執法指導案例,“上海市崇明區市場監管局查處上海章元信息技術有限公司侵犯鄧白氏注冊商標專用權案”入選。本文作者系該案權利人代理人,參與了投訴維權工作。結合代理實踐,作者指出此案的指導價值,分析了辦案難點如服務商標維權取證、商標指示性使用認定等,敬請關注。

  上海章元信息技術有限公司侵犯鄧白氏注冊商標專用權一案中,當事人利用國內廣大中小型供應商對于鄧白氏編碼的剛性需求以及對鄧白氏產品和服務的不了解,采取冒用商標、虛假宣傳等手段,致使相關公眾誤以為其是鄧白氏服務的合法提供商。當事人的侵權手段較為隱蔽,行政執法部門通過多次走訪受騙方,摸清當事人實施侵權行為的方式,在充分探討法律適用問題后作出處罰決定。該案深化了對商標侵權構成要件和商標指示性使用抗辯的理解,不僅維護了征信業知名跨國企業在中國的商標權和競爭利益,更維護了國內大量從事出口貿易的中小型企業的合法利益。
  美國鄧白氏國際有限公司(以下簡稱美國鄧白氏)是一家全球領先的商業信息服務提供商,鄧白氏編碼(D-U-N-S Number)是一種實時動態的企業身份標識。它源自美國鄧白氏擁有的9位數字全球編碼系統,被廣泛應用于企業識別、商業信息的組織及整理,可以識別和迅速定位全球超過4億家企業的信息。美國鄧白氏的鄧白氏、DUNS等中英文系列商標核定在第35類和第36類“商業信息、商業咨詢、信用風險分析”等服務上。
  本案投訴人上海華夏鄧白氏商業信息咨詢有限公司(以下簡稱華夏鄧白氏)是美國鄧白氏在中國的運營主體之一,向市場主體提供企業征信和商業信息服務。華夏鄧白氏提供的鄧白氏注冊解決方案,通過賦予鄧白氏編碼(D-U-N-S Number)作為企業身份識別系統的基礎,建立企業信息檔案,并對檔案信息進行定期驗證、展示及推廣,幫助中國企業進入由鄧白氏公司構建的全球信任網絡,在國內及國際市場實現業務拓展,與供應鏈上下游的業務合作伙伴建立和保持長期健康的商業關系,促進交易達成。
  本案當事人在百度上購買關鍵詞進行競價排名,并打上“【官】”字樣,在網頁上突出使用“鄧白氏”系列標志。當事人還在網站上突出使用生造的“鄧白氏認證”一詞,內容是介紹“鄧白氏注冊”服務。在與用戶實際交易過程中,當事人與用戶簽訂協議,宣稱提供鄧白氏編碼注冊服務。
  由于當事人實際交易過程極為隱秘,本案的難點在于服務商標的侵權取證。雖然在《商標法》中,服務商標和商品商標法律地位一樣,但商品商標一旦貼附到商品上,其使用狀態及使用主體就固定了。而服務具有無形性,服務商標是由服務提供者在提供服務過程中向被服務者傳達的信息來彰顯的,取證時需要將服務過程予以還原和再現,從而判斷服務提供者在提供服務過程中是否善意、是否具有混淆可能性。
  為高效快速維護自身合法權益,在前期初步固定證據后,華夏鄧白氏選擇向市場監管部門投訴。經查,當事人通過百度關鍵詞競價排名系統,購買“鄧白氏”作為關鍵詞,并在網頁摘要中使用與鄧白氏商標近似的“鄧百氏”外加“【官】”字樣,引導用戶進入其網站瀏覽。用戶瀏覽當事人網站時,會看到大篇幅文字講述“鄧白氏編碼”和“鄧白氏認證”的概念、價值和申請的必要性。網站留有當事人聯系方式,包括QQ號碼、電話號碼。當事人通過電話、QQ、微信、電子郵件等方式向用戶推銷并最終完成服務。盡管當事人抗辯稱其屬于指示性正當使用,但經過市場監管部門細致的調查取證工作,還原了當事人與用戶之間的交易過程。辦案機構認定,當事人通過簽訂百度推廣服務合同,在相關搜索結果中突出顯示“鄧百氏”文字字樣,使相關公眾誤認為其與美國鄧白氏有授權許可關系,從而對該服務來源產生混淆和誤認。當事人行為屬于《商標法》第四十八條所指的將商標用于廣告宣傳中,用于識別服務來源的行為。
  在調查取證過程中,市場監管部門對當事人服務的數家用戶走訪后發現,部分交易中,當事人向用戶收取正規鄧白氏注冊服務的費用,報價單也說是鄧白氏全球系統展示,但提供的是自制的企業資信報告或其他公司以用戶為目標企業而查詢的華夏鄧白氏商業資信報告,用戶的企業信息無法在鄧白氏注冊解決方案的中國或全球平臺上得到展示。除侵害商標專用權外,當事人還在網頁上宣稱其與鄧白氏公司存在良好的合作關系,但實際上當事人只是曾經向華夏鄧白氏購買過以用戶為目標企業而查詢的華夏鄧白氏商業資信報告,而非與華夏鄧白氏之間存在合作、代理或加盟關系,此種行為最終被認定為虛假宣傳的不正當競爭行為。由于當事人在案發前被華夏鄧白氏多次警告仍置若罔聞,主觀惡意明顯,故市場監管部門對其處以違法所得3倍罰款(53.973萬元)的行政處罰,體現出我國嚴格平等保護國內外知識產權人合法權益的態度。

□上海市協力律師事務所 傅 鋼 尹臘梅

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